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Marques renommées en Italie : protection renforcée

Le 22/03/2022 • par Studio Legale Jacobacci & Associati

La jurisprudence récente de la Cour de cassation italienne est centrée sur une protection de plus en plus grande des marques notoires.

La jurisprudence récente de la Cour de Cassation italienne, en ligne avec les dernières modifications apportées au Code de Propriété Industrielle, intervenues avec l’approbation du D.lgs. 15/2019, en transposition de la Directive 2436/2015, se concentre sur une protection de plus en plus grande des marques notoires, avec la reconnaissance du droit à obtenir des dommages et intérêts, de manière de plus en plus efficace et satisfaisante pour les titulaires des droits d’IP.

En particulier, la Cassation, sec. I, par ordonnance du 07/10/2021, n. 27217, a fait référence à trois profils différents de préjudice porté à la notoriété de la marque, définis respectivement comme avilissement, dilution et parasitisme. Le premier phénomène se manifeste "lorsque son aptitude à identifier les produits ou services pour lesquels il a été enregistré est affaiblie par le fait que l’utilisation du signe identique ou similaire fait perdre l’identité de la marque et de la prise correspondante dans l’esprit du public", le second "lorsque les produits ou services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être perçus par le public de telle sorte que le pouvoir d’attraction de la marque en soit affecté" et que le tiers, en revanche, doit "lié non pas au préjudice subi par la marque, mais plutôt à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire à la marque. [… ] Le titulaire du signe postérieur, en substance, en se plaçant dans le sillon de la marque notoire, bénéficie de son pouvoir attractif, de sa réputation et de son prestige, sans devoir débourser aucune contrepartie économique".

L’intérêt majeur de l’ordonnance réside dans la reconnaissance expresse de la valeur de la notoriété et du pouvoir distinctif de la marque, lors de la constatation de l’avantage indu tiré par la personne qui utilise le signe postérieur : "Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment avantage du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, il y a lieu de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent notamment : l’intensité de la notoriété et le degré du caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En particulier, en ce qui concerne l’intensité de la notoriété et du degré de caractère distinctif de la marque, il a été souligné que plus le caractère distinctif et la notoriété de la marque en cause sont importants, plus l’existence d’une violation sera facilement admise". Ainsi, la notoriété et le potentiel distinctif de la marque deviennent encore plus centraux et permettent de garantir aux titulaires des signes distinctifs une protection renforcée et effective.

En l’espèce, la Cassation a fait droit aux griefs de Gucci à l’arrêt de la Cour d’appel de Florence du 15/06/2016 qui, tout en ayant reconnu la notoriété des marques Gucci, n’avait pas tenu dûment compte de la notoriété comme paramètre pour constater la nullité de marques similaires ultérieures et la contrefaçon des marques Gucci elles-mêmes. Il s’agissait notamment de la marque no 0001197772 de la marque no. 0001355749.

L’importante décision de la Cassation est étroitement liée au renforcement, par la législation, de la protection de la marque notoire, qui bénéficie d’une protection renforcée, indépendamment de l’existence d’un réel risque de confusion. Cela est dû au fait qu’aujourd’hui, la marque se voit reconnaître une pluralité de fonctions dignes de protection, y compris le pouvoir évocateur et de communication, contenu dans la fonction publicitaire, typique notamment des marques notoires.

Des principes analogues ont été affirmés par la décision encore plus récente de la Cassation dans l’affaire Santal . /. Sante, du 29/11/2021, n. 37355, selon lequel "le jugement d’affinité" d’un produit par rapport à un autre couvert par une marque notoire ou renommée doit être formulé - y compris dans la réglementation des marques interprétée conformément à la directive 21 décembre 1988, n. 89/104/CEE et antérieur aux modifications introduites par le d.lgs. du 4 décembre 1992 n. 480 (expression d’un véritable favor legis vis-à-vis des marques notoires) - selon un critère plus large que celui utilisé pour les marques communes".

En ce qui concerne la récente orientation de la Cassation en matière de réparation du préjudice, il convient de signaler le récent prononcé du 29/07/2021, n. 21832, qui a expressément affirmé que "en matière de propriété industrielle, le titulaire du droit de protection qui invoque sa violation a la faculté de demander, au lieu de la réparation du préjudice du manque à gagner, la restitution (cd. rétroversion) des bénéfices réalisés par l’auteur de l’infraction, avec demande présentée en vertu de l’art. 125 c.p.i., sans qu’il soit nécessaire d’y joindre spécifiquement et de démontrer que, aux bénéfices réalisés par le contrefacteur, un manque à gagner lui est versé".

Par cette décision, se référant à un cas de contrefaçon de brevet, mais applicable à tous les titres de protection industrielle (tels que marques et dessins ou modèles), la Cour a précisé que le mécanisme d’indemnisation de la rétroversion des bénéfices a une fonction autonome, qui se place dans un rapport d’alternativité seulement par rapport au manque à gagner et pas même par rapport au dommage émergeant. Dommage émergent et rétroversion des bénéfices, en fait, sont parfaitement cumulables.

En outre, il rappelle la Cour, l’art. 125 c.p.i. est clair "en admettant la demande de rétroversion des bénéfices réalisés par le contrefacteur dans la mesure où ils dépassent la réparation du manque à gagner". Du point de vue de l’application pratique de la norme, on peut facilement imaginer le cas, "en matière de brevets, où la propriété du droit de propriété industrielle peut être libérée de l’exercice d’une activité d’entreprise, lorsque l’inventeur titulaire se plaint de la violation par un entrepreneur d’une protection qu’il n’a pas encore réalisée ou fait réaliser industriellement".

Dans l’affaire examinée par la Cassation, la réparation du préjudice a été confirmée, liquidée en une somme de 420000 euros par le Tribunal de Milan par décision du 10/07/2018 et confirmée par la Cour d’appel de Milan du 10/10/2019. Cette somme a été calculée sur la base de la marge d’exploitation brute résultant de la vente de 7 millions de cartouches de gaz liquide perforables (produits en contrefaçon du brevet breveté) et en divisant par deux la somme en raison de l’accord transactionnel conclu par l’un des titulaires du brevet avec le contrefacteur.

Il est signalé que la décision précitée relève que la jurisprudence tend à valoriser de manière significative l’aspect de l’avantage indu et/ou de l’enrichissement tiré par le contrefacteur, comme critère pour la détermination du préjudice, indépendamment de l’application du mécanisme de la rétroversion des bénéfices.

En conclusion, les titulaires de marques notoires, ou du moins connues sur le marché de référence, peuvent bénéficier d’une protection étendue, non seulement en termes de reconnaissance de leurs droits de propriété intellectuelle, mais aussi de retour monétaire, sur le plan du règlement des dommages et intérêts, en compensation de leurs investissements promotionnels réalisés pour soutenir la notoriété de la marque.